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fundamento de la protección y el reproche de Asimismo, como hemos visto, la utilidad del
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deslealtad entre una y otra norma es distinto. artículo 137 de la Decisión 486 en torno a este o i
Así, la aplicación del artículo 137 de la Decisión supuesto consistiría en poder obtener la dene­ w J
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486 no tiene, en estricto, por finalidad la pro­ gatoria del registro por parte del INDECOPI en o sJ
tección del derecho de exclusiva que ostenta base al riesgo de confusión desleal previsto en c c z
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el titular de la marca protegida en el extranjero el artículo 9 del Decreto Legislativo 1044 pese a
MARCAS
(de esto se ocupa la prohibición del artículo 136 no existir similitud o conexión competitiva en­ PATENTES
DERECHO
DE AUTOR
literal d)), sino se trata de evitar una conducta tre los productos o servicios (flexibilización del
desleal que afecta la transparencia del mercado Principio de Especialidad). Como se sabe, la con­
y el orden concurrencial, protegiendo, por ende, fusión marcaría depende de que exista similitud
intereses superiores, esto es, el mercado como o conexión competitiva entre los productos y
orden institucional en los actos de explotación servicios. Para ello, se utilizan estrictos y clásicos
indebida de la reputación ajena y al consumidor criterios, como son los de naturaleza, finalidad
frente a los actos de confusión desleal. y canales de comercialización. En cambio, en
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competencia desleal se utilizan criterios más LU
La operatividad del Principio de Complemen- flexibles para juzgar la confusión desleal. Así por <
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tariedad Relativa al que hicimos referencia con ejemplo, para medir la confusión desleal sería O
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anterioridad se vería reflejado, por ejemplo, en válido recurrir a criterios ulteriores, como son <
situaciones en las cuales no exista temor de que los que indican una posibilidad de expansión
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la conducta del agente sea capaz de generar en tecnológica (por ejemplo, es usual que el que LU
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Perú un riesgo de confusión marcario (porque haga automóviles mande también a producir O
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no existe un uso a título de marca en Perú), pero por encargo y bajo la marca propia cochecitos 3
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sin embargo, se verifique un uso ornamental, de bebés) o una tendencia a la diversificación
decorativo o publicitario de la marca ajena (por ejemplo, es usual que el fabricante de per­
en territorio peruano. En estos supuestos, en fumes incursione en el negocio de la moda). Si
caso no se logre demostrar la notoriedad de la utilizáramos los criterios típicos provenientes
marca defraudada en territorio peruano, hemos del derecho de marcas, esos dos ejemplos que­
visto que la disciplina de la competencia desleal darían fuera del análisis del riesgo de confusión.
aporta el ilícito de la explotación indebida de la
reputación ajena prevista en el artículo 10 del Por otro lado, pueden existir una constelación
Decreto Legislativo 1044, que podría ser invoca­ de casos en los que ni siquiera sea posible
da por remisión del artículo 137 de la Decisión que el perjudicado logre invocar con éxito
486 para solicitar al INDECOPI la denegatoria la comisión de actos de confusión desleal ni
del registro, en la medida en que el agente se tam poco los actos de explotación indebida <
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haya valido del derecho de marca protegido en de la reputación ajena, debido a la ausencia h-
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otro país para perpetrar, facilitar o consolidar de un requisito básico y fundamental para que
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este tipo de acto de competencia desleal en operen tales ilícitos: la ausencia de implanta­
territorio peruano. ción, reconocimiento o prestigio de la marca
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defraudada en territorio peruano. <
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Evidentemente, para ello será necesario que LU
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la persona defraudada logre acreditar que Como ejem plos adicionales de mala fe por O
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su marca protegida en el extranjero goza de abuso de confianza, resultan de especial im­ CL
implantación, reconocimiento y prestigio en portancia tam bién los siguientes supuestos
territorio peruano, ingredientes sin los cuales no de mala fe sancionados por la jurisprudencia
sería procedente invocar la aplicación artículo española41: El trabajador que registra la marca ro
10 del Decreto Legislativo 1044. meramente usada de la empresa donde presta
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41. Citados por LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Madrid: Editorial Civitas, 2002, p. 133.

L a m a l a f e c o m o c a u s a l d e i r r e g i s t r a b i I i d a d m a r c a r í a e n l a p r á c t i c a l e g a l p e r u a n a 201